BGH zur Erschöpfung des Patentrechts: X ZR 55/16 – Trommeleinheit
Hintergrund:
Mit Erschöpfung wird ein Verbrauch des Patentrechts bezeichnet.
Vereinfacht ausgedrückt: Wird ein patentgeschütztes Erzeugnis mit Zustimmung des Patentinhabers (oder eines Lizenznehmers) an einen Käufer veräußert, so kann der Käufer frei über das Erzeugnis verfügen und es bestimmungsgemäß gebrauchen. Ein bestimmungsgemäßer Gebrauch schließt die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit mit ein, sofern diese durch Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung zumindest beeinträchtigt ist.
Rechtlich problematisch wird die Frage der Erschöpfung insbesondere beim Verkauf von Austauschteilen durch einen Drittanbieter, also beispielsweise dem Handel mit recycelten Tonerkartuschen für Laserdrucker.
Es muss daher hinterfragt werden, ob der Austausch der einzelnen Teile des Erzeugnisses als Neuherstellung oder Instandhaltungsmaßnahme zu werten ist. Letztere wäre eine erlaubte Handlung, bei der das Patentrecht erschöpft ist, während eine Neuherstellung eine Verletzung des Patents bedeuten könnte.
In der BGH- Entscheidung X ZR 55/16 – Trommeleinheit befasst sich der X. Senat des Bundesgerichtshofs erneut mit der Frage der Erschöpfung im Patentrecht. Insbesondere die Abgrenzung zwischen der nicht erlaubten Neuherstellung und der erlaubten Instandhaltungsmaßnahme eines vom oder mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten, patentgeschützten
Erzeugnisses wird betrachtet.
Der Bundesgerichtshof ergänzt seine bisherige Rechtsprechung für einen bestimmten Fall:
Nach ständiger Rechtsprechung ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten
Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind (BGH Trommeleinheit, s. Rn. 35). Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der Erschöpfung ist das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis. Dies gilt selbst dann, wenn das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis nur als Bestandteil eines noch größeren Gegenstands vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wird (BGH Trommeleinheit, s. Leitsatz a sowie Rn. 41-44).
Zur Abgrenzung zwischen einem bestimmungsgemäßen Gebrauch und einer unerlaubten Neuherstellung kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs maßgeblich auf die Verkehrsauffassung sowie – unter Umständen – darauf an, ob sich in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (BGH Palettenbehälter II, Leitsätze a und b).
Liegt nach der Verkehrsauffassung eine Neuherstellung vor, kann eine Patentverletzung regelmäßig nicht allein mit dem Argument verneint werden, dass das ausgetauschte Teil nicht die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz b).
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kam es auf die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, daher regelmäßig nur dann an, wenn nach der Verkehrsauffassung mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz c).
Seine bisherige Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH Trommeleinheit insofern ergänzt und fortgeführt, dass eine Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung grundsätzlich geboten ist, wenn eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann.
Dies kann – wie vorliegend – insbesondere dann der Fall sein, wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte (= Patentinhaber) jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen (BGH Trommeleinheit, s. Rn. 55). In diesem speziellen Fall ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (BGH Trommeleinheit, Leitsatz b und Rn. 61).
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