Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterverfahren – Entscheidung 35 W (pat) 423/1

Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterverfahren – Was das BPatG entschieden hat:

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat am 16. Dezember 2024 (Az. 35 W (pat) 423/18) eine wichtige Entscheidung getroffen, die für alle relevant ist, die an Verfahren zum Schutz von technischen Erfindungen beteiligt sind – insbesondere für Unternehmen, die Gebrauchsmuster verteidigen oder angreifen.

Worum ging es?

In einem Streit um die Löschung eines Gebrauchsmusters (ähnlich einem Patent, aber mit kürzerer Schutzdauer von maximal 10 Jahren) war neben dem eigentlichen Löschungsverfahren auch ein paralleles Verletzungsverfahren vor einem deutschen Zivilgericht anhängig. Die Gegenseite hatte für ihre Verteidigung sowohl einen Rechtsanwalt mit Patentanwaltsqualifikation als auch einen beim Europäischen Patentamt (EPA) zugelassenen Vertreter eingeschaltet. Am Ende sollte der Antragsteller diese Kosten erstatten – dagegen wehrte er sich mit dem Rechtsmittel der Erinnerung.

Was hat das Gericht entschieden?

✅ Doppelvertretungskosten können erstattungsfähig sein:
Wenn parallel zum Löschungsverfahren auch ein Verletzungsverfahren geführt wird, können die Kosten für die Zusammenarbeit von Rechtsanwalt und Patentanwalt erstattungsfähig sein. Das gilt selbst dann, wenn beides dieselbe Person ist – solange ein echter Abstimmungsbedarf zwischen den Verfahren besteht.

⛔ EPA-Vertreterkosten sind nicht erstattungsfähig:
Die Kosten für einen ausschließlich beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter können im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG nicht ersetzt werden, wenn dieser nicht auch in Deutschland zugelassen ist. Das BPatG stellte klar, dass nur deutsche Patentanwälte (oder europäische Patentanwälte mit Eintragung im Melderegister der Patentanwaltskammer) vor dem BPatG als Vertreter auftreten dürfen.

✅ Übersetzungskosten sind erstattungsfähig, wenn sie notwendig sind:
Hat die Gegenseite (hier eine ausländische Gesellschaft) keine eigenen Deutschkenntnisse, sind Kosten für die Übersetzung wichtiger Schriftstücke in der Regel erstattungsfähig. Allerdings dürfen diese Kosten nicht überhöht sein und müssen sachlich gerechtfertigt sein.

Was bedeutet das für Mandanten?

Diese Entscheidung zeigt:

• Wer ein Gebrauchsmuster verteidigt oder angreift, sollte die Kostenfrage schon früh im Blick haben – insbesondere, wenn parallele Verletzungsprozesse geführt werden.

• Die Beauftragung eines Rechts- und eines Patentanwalts kann vorteilhaft sein, da die Kosten erstattet werden können, sofern Abstimmungsbedarf wegen weiterer Verfahren vorliegt.

• Die Kosten für einen EPA-Vertreter sind im Löschungsverfahren vor dem BPatG dagegen nicht erstattungsfähig – hier ist eine frühzeitige Beratung entscheidend, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Unser Tipp für Sie:

Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Vertretung vor dem Bundespatentgericht (BPatG) von einem deutschen Patentanwalt übernommen wird. Nur so ist gewährleistet, dass die Kosten für Ihre Vertretung auch im Falle eines Obsiegens oder eines Vergleichs erstattungsfähig sind. Ein ausschließlich beim Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter darf dort nicht alleine auftreten – dies kann zu kostspieligen Verzögerungen oder zur Nichtanerkennung Ihrer Vertretung führen.

Besprechen Sie daher frühzeitig mit Ihrem Patentanwalt bei AAA-Patent® die Strategie für mögliche Löschungs- oder Beschwerdeverfahren und stellen Sie sicher, dass Ihre anwaltliche Vertretung optimal aufgestellt ist. So können Sie böse Überraschungen bei den Kosten vermeiden und Ihre Interessen wirksam verteidigen.

Haben Sie Fragen zum Gebrauchsmusterrecht? Sprechen Sie uns gerne an: Patentanwalt Dr. Zeiner, Saarbrücken | Kontakt