BGH I ZR 221/16 (beauty for less) zur Erschöpfung im Markenrecht
In der Entscheidung I ZR 221/16 (beauty for less) hat sich der I. Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) mit der Erschöpfung des Rechts an einer Marke und der Frage befasst, wann der Ruf einer Marke beeinträchtigt ist.
Erschöpfung bedeutet, dass ein Markeninhaber eine Weiterverbreitung von Waren, die mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurden, nicht verbieten kann. Sein Markenrecht ist also "erschöpft".
Leitsätze:
a) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Mehrzahl von Marken auf dem Versandkarton, in dem sich Produkte befinden, die nicht mit einer dieser Marken gekennzeichnet sind, so liegt der für die Erschöpfung des Rechts an diesen Marken erforderliche konkrete Produktbezug vor, wenn der Verkehr angesichts des Versandkartons annimmt, der Wiederverkäufer vertreibe Produkte aller dort genannten Marken, sofern dies tatsächlich der Fall ist.
b) Für das einer Erschöpfung des Markenrechts entgegenstehende berechtigte Interesse des Markeninhabers, sich der Werbung eines Wiederverkäufers zu widersetzen, kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Form dieser Werbung in der Branche des Wiederverkäufers unüblich ist. Zu prüfen ist vielmehr, ob die konkrete Werbung die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt, ihre Unterscheidungskraft ausnutzt oder ihren Ruf beeinträchtigt.
AAA-Patent Praxistipp:
Ein Versandkarton darf mit mehreren verschiedenen Markenzeichen versehen sein, selbst wenn eine Versandware mit keiner dieser Marken gekennzeichnet ist. Allerdings muss der Verkäufer Produkte der auf dem Versandkarton abgebildeten Marken tatsächlich vertreiben.
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BGH I ZR 136/17 - Tork - Markenverletzung bei Lieferung einer Nachfüllware
In seiner Entscheidung "Tork" hat sich der I. Senat des Bundesgerichtshofes (Az. I ZR 136/17) unter anderem mit der Frage befasst, ob ein Lieferant eine Markenverletzung begeht, wenn Waren zum Nachfüllen eines mit einer Marke ("Tork") versehenen Vorratsbehälters als "passend auch für Tork-Spender" angeboten werden. Eine Markenverletzung wurde bejaht, da der Verkehr nach Auffassung des BGH die Marke im vorgelegten Fall nicht nur als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Behälters, sondern auch auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht. Zwar wurde festgestellt, dass der Lieferant selbst nicht die Merkmale einer Markenverletzung erfüllt, jedoch objektiv Beihilfe zum markenverletzenden Verhalten seiner Kunden leistet und Gehilfenvorsatz daher zu bejahen ist.
Gleichzeitig wurde in dem Urteil klargestellt, dass die herkunftshinweisende Marke auf dem Behälter für den Inhalt entkräftet werden kann, wenn die Nachfüllware selbst mit einer bei Benutzung des Behälters erkennbaren Marke versehen ist. In der Praxis empfiehlt sich daher, Waren mit einer eigenen, eingetragenen Marke deutlich erkennbar zu kennzeichnen.
Leitsätze:
a) Grundsätzlich liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederbefüllbares Behältnis mit Waren eines anderen Herstellers nachgefüllt wird und der Verkehr die Marke auf dem Behältnis als Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses, sondern auch auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht.
b) Für die Frage, ob der Verkehr eine solche Verbindung im Einzelfall tatsächlich herstellt, kann maßgeblich sein, ob die Nachfüllware selbst ein für den Verkehr bei der Benutzung der Ware erkennbares Kennzeichen trägt, Verbraucher den Vorgang der Befüllung selbst vornehmen und der Verkehr es gewohnt ist, dass das Behältnis mit Ware anderer Hersteller bestückt wird. Auch die Relevanz von Marken im streitgegenständlichen Produktbereich kann sich auf die Verkehrsauffassung auswirken.
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Welche Erfindung feiert am 14. November 2018 ihren 132. Geburtstag?
Neben dem 9. November, dem Tag der Erfinder, machen wir am heutigen 14. November auf eine Erfindung aufmerksam, die taggenau vor 132 Jahren patentiert wurde und die aus heutigen Büros nicht mehr wegzudenken ist. Das Patent "Papier-Locher für Sammelmappen, Briefordner u. dgl." wurde Friedrich Soennecken am 14. November 1886 erteilt und betrifft einen Locher, der in nachfolgender Zeichnung gezeigt ist:
Deutlich erkennbar ist, dass das Prinzip federnd gelagter Locherbolzen zum Durchstoßen des Papiers in den letzten 132 Jahren nicht geändert wurde.
Die Patentschrift, aus der auch das Bild entnommen wurde, ist heute noch verfügbar - Link.
Haben auch Sie eine Idee, die unser Leben nachhaltig verändern wird? Gerne unterstützen wir bei der Umetzung: Patentanwalt Dr.-Ing. Zeiner | Leistungen
Was hat Spinning mit Markenrecht zu tun?
Bei dem Begriff "Spinning" denken Freizeitsportler üblicherweise an Ausdauertraining zu schneller Musik auf stationären Fahrrädern in Fitnessstudios. Wenigen Sportlern ist bekannt, dass dieser Begriff eine unter anderem in Europa geschützte Unionsmarke (Link) für Fitnessgeräte sowie Fitnesstraining ist. Markeninhaberin ist die US-amerikanische Mad Dogg Athletics Inc. Zur Vermeidung einer Markenverletzung hat sich in den vergangengen Jahren der Begriff "Indoor Cycling" als Synonym etabliert.
Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hatte die Frage zu klären ist, ob der Begriff "Spinning" in den letzten Jahren zum Gattungsbegriff für Fitnesstraining auf Fahrrädern geworden ist. Auslöser war ein Markenrechtsstreit, bei dem die Beklagte beim EUIPO die Löschung der Marke "Spinning" wegen Verfalls beantragt hat.
Sowohl im deutschen als auch im europäischen Markenrecht kann eine Marke wegen Verfalls gelöscht werden, wenn diese infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung (= Gattungsbegriff) für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist.
Mit seiner Entscheidung vom 21. Juli 2016 hat das EUIPO die Rechte der Mad Dogg Athletics Inc. an der Marke "Spinning" für verfallen erklärt. Das EUIPO stellte insbesondere fest, dass der Begriff „Spinning“ in der Tschechischen Republik, dem Herkunftsland der Antragstellerin, zur gebräuchlichen Bezeichnung des oben bezeichneten Ausdauertrainings, sowie der dafür verwendeten stationären Fahrräder geworden ist. Von Wettbewerbern könne somit nicht mehr verlangt werden, das Recht auf Alleinnutzung des Begriffs „Spinning“ als Unionsmarke durch Mad Dogg Athletics Inc. zu beachten.
Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin beim EuG Klage erhoben.
Das EuG kam zu dem Schluss, dass das EUIPO die Unionsmarke "Spinning" zu Recht auf der Grundlage von Nachweisen für verfallen erklärte, die sich auf einen einzigen Mitgliedstaat bezogen. Außerdem sei es rechtmäßig, dass das EUIPO seine Entscheidung auf ganz Europa bezog. Die Rechte der Markeninhaberin seien bereits dann in Bezug auf die gesamte Union für verfallen zu erklären, wenn die Markenbezeichnung auch nur in einem einzigen Mitgliedstaat zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung geworden ist.
Beanstandet wurde jedoch, dass die für den Verfallsgrund zu berücksichtigenden Verkehrskreise nur aus Verbrauchern bestanden und professionelle Betreiber von Fitnessstudios nicht zu den Verkehrskreisen gezählt wurden. Aus diesem Grund war die Klage erfolgreich und die Entscheidung des EUIPO wurde aufgehoben, sofern die Löschung für die Ware "Fitnessgeräte" und die Dienstleistung "Fitnesstraining" erfolgt ist.
AAA-Patent®- Praxistipp:
Schützen Sie Ihre Markenrechte unbedingt, indem Sie gegen Verletzer vorgehen oder Widerspruchsverfahren gegen zu Ihrer Marke ähnliche Markeneintragungen Ihrer Wettbewerber anstreben. Damit können Sie Ihre "Tätigkeit" gegen Verfall Ihrer Marke belegen.
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9. November - Tag der Erfinder
Der 9. November ist der Tag der Erfinder. An diesem Ehrentag machen wir wie jedes Jahr auf eine besonders bahnbrechende Erfindung aufmerksam, deren Benutzung heute selbstverständlich ist.
Welche Erfindung verbirgt sich hinter folgendem Patentanspruch?
"1. Die Anordnung eines Gas- bzw. Petroleummotors unter dem Sitz und zwischen den beiden Fahrachsen eines einspurigen Fahr- oder Schlittengestells mit dem Schwerpunkt in der Verticalebene der Spur zum Zweck gleichmäßig vertheilter niedriger Aufhängung; Umschließung des Motors durch einen Kasten, der gleichzeitig als Sitz des Fahrzeugs dient, zum Zweck allseitigen Schutzes desselben, und die Beheizung dieses Kastens durch die überschüssige Wärme des Motors."
Kleiner Tipp: Der Titel der Erfindung lautet "Fahrzeug mit Gas- bzw. Petroleum-Kraftmaschine".
Antwort: Diese Erfindung war ein weiterer Meilenstein im Bereich der Mobilität. Gottlieb Daimler hat neben dem Automobil auch das Motorrad erfunden und dafür im Jahr 1885 ein deutsches Patent mit der Nummer 36423 erhalten. Die Patentschrift ist noch heute auf der Website des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) abrufbar - Link.
Neben dem klassischen Motorrad, welches auf diese Art und Weise heute mit kleinen Abwandlungen immer noch konstruiert und gebaut wird, wurde außerdem ein motorisierter Schlitten erfunden, bei dem statt eines Vorderrades eine Kufe vorgesehen ist:
Haben auch Sie etwas erfunden, über das in 125 Jahren noch gesprochen wird? Gerne helfen wir mit einer Patentanmeldung weiter: Kontakt | Patentanwälte
Jahresbericht 2017 des Bundespatentgerichts veröffentlicht
Das Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen Jahresbericht 2017 veröffentlicht: Link - The English version is available from p. 79 on.
In diesem Bericht sind die interessantesten Entscheidungen des Jahres 2017 zu den Themen Patentrecht, Markenrecht sowie Designrecht zusammengefasst.
Haben Sie Fragen zum Patent- oder Markenrecht? Gerne unterstützen wir Sie: Kontakt | Patentanwälte | FAQ (Patente)
Hepatitis-Medikament Sovaldi® weiterhin durch Patent geschützt
Im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen schafft es das Patentgesetz oder das Europäische Patentübereinkommen nur selten in die Medien. In den letzten Wochen und Monaten wurde sehr häufig kritisch über ein vom Europäischen Patentamt (EPA) erteiltes Patent für den Wirkstoff Sofosbuvir des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Gilead berichtet. Mit diesem Wirkstoff ist eine besonders schnelle, erfolgreiche und nebenwirkungsarme Therapie einer Hepatitis-C Infektion möglich. 95% aller Patienten können geheilt werden.
Hauptkritikpunkt war der Verkaufspreis: Das Medikament mit dem Markennamen Sovaldi® wurde in den USA als "1000-Dollar-Pille" bezeichnet. In Deutschland kostet eine mehrwöchige Therapie inetwa 45.000 €. Dadurch, dass ein Patent seinem Inhaber ein Monopol sichert, hat kein anderes Unternehmen die Möglichkeit, ein Medikament mit diesem Wirkstoff zu vertreiben, so dass der Patentinhaber den Preis für sein Medikament nahezu beliebig festsetzen kann (Ausnahme).
Um einen Widerruf des europäischen Patents zu erreichen, haben sich mehrere gemeinnützige Organisationen zusammengetan und das erteilte europäische Patent im sogenannten Einspruchsverfahren angegriffen. Das Einspruchsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das von jeder Person oder jedem Unternehmen bis zu 9 Monate nach der Veröffentlichung der Patenterteilung angestrengt werden kann. Ist der Einspruch erfolgreich, wird das Patent widerrufen. Dadurch wird der Patentschutz aufgehoben und die Erfindung ist nicht patentgeschützt. Folglich kann jedes andere Unternehmen das Erzeugnis herstellen, anbieten oder vertreiben.
Im Gegensatz zu vielen politisch motivierten Diskussionen ist der Gegenstand eines Einspruchsverfahrens nicht die Monopolstellung des Patentinhabers und der damit verbundene hohe Verkaufspreis, sondern ausschließlich die Frage, ob die Erfindung (hier: der Wirkstoff Sofosbuvir) insbesondere neu und erfinderisch gegenüber dem sogenannten Stand der Technik ist, also beispielsweise gegenüber bereits bekannten Wirkstoffen. Mit dieser Frage hatte sich die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes an zwei Verhandlungstagen am 13.09.2018 sowie am 14.09.2018 befasst.
Ein vollständiger Widerruf des Patents konnte nicht erreicht werden. Das Patent wurde beschränkt aufrechterhalten (Quelle) und bietet seinem Inhaber damit weiterhin Schutz, wenn auch in einem geringeren Umfang.
Schränkt Sie ein Patent eines Wettbewerbers in Ihrer geschäftllichen Tätigkeit ein? Gerne unterstützen wir Sie: Patentanwalt Dr. Zeiner | Kontakt
Zwangslizenz - Ausgleich zwischen Monopolrecht und öffentlichem Interesse - Update
Ein Patent sichert seinem Inhaber eine Monopolstellung, da der Patentinhaber gegen Patentverletzer gerichtlich vorgehen kann und beispielsweise die Unterlassung von Verletzungshandlungen erreichen kann. Insbesondere können die Herstellung, das Bewerben oder der Vertrieb patentgeschützter Produkte untersagt und Schadensersatz gefordert werden.
Zur Vermeidung einer Patentverletzungsklage ist der Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem Patentinhaber möglich. Üblicherweise wird darin eine prozentuale Umsatzbeteiligung vereinbart. Je nach Branche beträgt der Lizenzsatz zwischen 0,5 % bei Alltagsgegenständen und bis zu 50 % bei pharmazeutischen Wirkstoffen.
Sofern zwischen einem Lizenzgeber und einem Lizenznehmer keine Einigung erzielt werden kann, sieht das deutsche Patentgesetz die Erteilung einer sogenannten Zwangslizenz durch das Bundespatentgericht vor. Wird die Zwangslizenz erteilt, ist der Lizenznehmer zur Zahlung einer Lizenzgebühr, die vom Bundespatentgericht festgelegt wird, verpflichtet und zur Benutzung der geschützten Erfindung berechtigt. Damit eine Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz überhaupt Aussicht auf Erfolg haben kann, müssen mehrere strenge Bedingungen erfüllt sein.
Insbesondere müssen erfolglose Lizenzverhandlungen stattgefunden haben. Außerdem muss ein öffentliches Interesse an der Zwangslizenzvergabe bestehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Gegenstand der Erfindung ein medizinischer Wirkstoff ist, der schwere Krankheiten therapieren oder heilen kann.
Derzeit ist beim 3. Senat des Bundespatentgerichts eine Klage anhängig, mit der nach erfolglosen Lizenzverhandlungen die Erteilung einer Zwangslizenz an einem europäischen Patent eines amerikanischen Pharmazieunternehmens begehrt wird. Zur Begründung wird angeführt, dass der patentgeschützte Wirkstoff bei Risikopatienten das Risiko schwerer kardiovaskulärer Vorfälle erheblich verringern kann und in der Bundesrepublik Deutschland kein vergleichbares Medikament verfügbar ist. Insofern ist nach Auffassung der Zwangslizenzklägerinnen ein öffentliches Interesse an einer Zwangslizenzvergabe zu bejahen. in einem vergleichbaren Fall hat der BGH im Jahr 2017 die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Aids-Medikament bestätigt.
Update vom 10.09.2018:
Mit Urteil vom 6. September 2018 hat der 3. Senat des Bundespatentgerichts den Antrag auf vorläufige gerichtliche Anordnung einer Benutzungserlaubnis an dem streitgegenständlichen Patent zurückgewiesen. Gescheitert ist der Antrag unter anderem an der Glaubhaftmachung des öffentlichen Interesses an einer Zwangslizenz. Nach Auffassung des 3. Senats besteht kein öffentliches Interesse, da am Markt vergleichbar wirksame Medikamente verfügbar sind.
Außerdem fanden keine erfolglosen Lizenzverhandlungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums statt: Die Antragstellerinnen hatten erst drei Wochen vor Einreichung der Zwangslizenzklage ein kurz gefasstes Lizenzangebot unterbreitet. Drei Wochen werden vom 3. Senat zurecht als nicht angemessen angesehen (Quelle).
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BGH, X ZR 50/16 - Gurtstraffer
BGH, X ZR 50/16 - Gurtstraffer - Urteil vom 24. April 2018
Amtliche Leitsätze:
a) Eine in dem Sachanspruch eines Patents enthaltene Zweck- oder Funktionsangabe für die beanspruchte Vorrichtung
bringt regelmäßig zum Ausdruck, dass die Vorrichtung für den genannten Zweck oder die genannte Funktion objektiv geeignet sein muss. Damit bleibt der Patentanspruch ein Sachanspruch, der sich auf eine Vorrichtung richtet, mit der die genannten Zwecke oder Funktionen realisiert werden können.
b) Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, dass die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 – X ZR 49/94, BGHZ 133, 57 – Rauchgasklappe). Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (BGH, Urteile vom 16. Februar 2016 – X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 19 – Anrufroutingverfahren; vom 6. März 2012 – X ZR 50/09, juris Rn. 19 mwN).
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Bundespatentgericht zur Verwechslungsgefahr und ernsthaften Benutzung einer Marke
In der Entscheidung mit dem Aktenzeichen 30 W (pat) 505/15 hat sich der 30. Senat des Bundespatentgerichts mit der Verwechslungsgefahr zweier Marken sowie der ernsthaften Benutzung einer seit mehr als 5 Jahren eingetragenen Marke auseinandergesetzt.
Aus einer deutschen Marke, die seit mehr als 5 Jahren eingetragen ist, können nur dann erfolgreich Rechte geltend gemacht werden, wenn die Marke während der vorangegangenen 5 Jahre ernsthaft und markenmäßig benutzt wurde. Dies erfordert insbesondere eine lückenlose Aufstellung der in Deutschland mit markengeschützten Produkten oder Dienstleistungen erzielten Umsätze. An dieser Hürde scheitern häufig Widersprüche gegen die Eintragung einer ähnlichen Marke eines Wettbewerbers oder der Erfolg einer Klage wegen einer Markenverletzung - selbst bei einer nahezu identischen Übernahme des geschützten Markenzeichens!
Problematisch für einen Markeninhaber und vorteilhaft für einen Verletzer ist:
- wenn Zeiträume vorliegen, in denen kein Umsatz erzielt wurde oder,
- wenn Markenschutz für Waren beansprucht wird, mit denen überhaupt kein Umsatz erwirtschaftet wurde oder,
- wenn zwar Umsätze mit geschützten Produkten oder Dientleistungen erzielt wurden, diese jedoch lediglich in einem regional beschränkten Bereich und nicht in ganz Deutschland erzielt wurden.
Jeder einzelne der Punkte 1. bis 3. steht dem Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke entgegen.
AAA-Patent Praxistipp:
Bevor Sie aus einer Marke, die länger als 5 Jahre eingetragen ist, gegen einen vermeintlichen Verletzer vorgehen oder gegen eine Markeneintragung eines Wettbewerbers Widerspruch einlegen, sollten Sie die ernsthafte und markenmäßige Benutzung Ihrer Marke von einem Patentanwalt prüfen und bewerten lassen.
Außerdem hat sich der 30. Senat in der oben genannten Entscheidung mit der Frage der Verwechslungsgefahr zweier Marken befasst. Beide Wort-Bildmarken hatten einen identischen Wortbestandteil ''Universal Nutrition'' und waren unter anderem für die Ware ''Nahrungsergänzungsmittel'' eingetragen. Obwohl ein Wortbestandteil identisch war, wurde eine Verwechslunsgefahr verneint, da ''Universal Nutrition'' eine beschreibende Angabe (''universale Ernährung'') ist, die als solche nicht schutzfähig ist. Schutzbegründend ist die grafische Ausgestaltung der beiden Markenzeichen. Der Schutzumfang einer Marke ist in einem solchen Fall jedoch auf die eingetragene Gestaltung des Markenzeichens begrenzt, wodurch bereits geringfügige Abweichungen eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke mit identischen Wortbestandteil ausschließen.
AAA-Patent Praxistipp:
Sofern Sie einen Widerspruch gegen eine Markeneintragung eines Wettbewerbers oder eine Klage wegen einer Markenverletzung in Betracht ziehen, sollten Sie die Verwechslungsgefahr Ihrer Marke mit derjenigen eines Wetbewerbers von einem Patentanwalt bewerten lassen.
Gerne unterstützen wir Sie bei markenrechtlichen Fragestellungen: Kontakt | Patentanwälte